L’Italia aderisce al “Brevetto Internazionale”

La Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2019 stabilisce che le domande PCT (impropriamente detto “brevetto Internazionale”) depositate dal 1° luglio 2020 potranno essere validate direttamente in Italia come brevetto di Invenzione o come brevetto per modello di utilità.

Sarà necessario validare la domanda PCT entro 30 mesi dal deposito della stessa o della sua priorità e presentare una traduzione in Italiano della descrizione entro due mesi dalla validazione stessa.

L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) invierà poi al titolare una richiesta di replicare a quanto indicato nell’esame internazionale, analogamente a quanto avviene per i brevetti Italiani.

Ricordiamo che, al momento, è possibile passare da una domanda PCT ad un brevetto Europeo esclusivamente attraverso un brevetto Europeo.

Cosa cambierà per le aziende Italiane?

Non tantissimo, anche se immagino una situazione frequente. Ossia il titolare deposita un brevetto Italiano che estende a domanda PCT applicando importanti modifiche alla domanda. Lo stesso titolare, allo scadere dei 30 mesi, non intende richiedere un brevetto Europeo ma intende mantenere il brevetto Italiano. In tal caso sarebbe opportuno validare in Italia la domanda PCT con le modifiche.

È uscito il primo libro sui brevetti dedicato agli imprenditori!

BREVETTI E INVENZIONI – MANUALE BREVE PER IMPRENDITORI LUNGIMIRANTI

È uscito il primo libro sui brevetti dedicato agli imprenditori!

Vi spiegherà:

Come evitare problemi con i concorrenti e difendersi in caso di attacco?
Come scegliere e dialogare con il professionista?
Come monetizzare il brevetto mantenendo un vantaggio sulla concorrenza?
Come realizzare le invenzioni?
Le risposte di un Patent Attorney che ha vissuto nel cuore dell’industria italiana.

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Freedom to Operate e brevetti – L’errore di tante PMI

È uscito un interessante studio dell’EPO sulla commercializzazione delle invenzioni da parte delle PMI.

Tra i motivi principali per cui le aziende mantengono i brevetti, sono elencati: l’ottenimento dell’esclusiva (e vorrei ben vedere), l’aumento di reputazione, la possibilità di contrattualizzare la tecnologia, la possibilità di dare in licenza il brevetto, la possibilità di ottenere finanziamenti ed anche… la Freedom to Operate (???).

Come saprete la freedom to operate è la possibilità di realizzare un qualcosa senza dover licenze e diritti a terzi. La presenza di un brevetto non comporta una annessa freedom to operate, comporta invece la possibilità di vietare a terzi di realizzare l’oggetto del brevetto.

L’EPO stessa, nella citata analisi, si sente in dovere di specificare questa anomalia indicando, in una apposita nota:

Freedom-to-operate (FTO) analyses are usually conducted before or in preparation for commercialisation activities. They allow a company to determine whether an invention, product or technology can be used without running the risk of infringing someone else’s patent rights.

Anche l’EPO sostanzialmente smarca il brevetto dalla FTO.

La verità è che tante aziende fanno questo tipo di errore, di considerare il brevetto anche una FTO. Posso testimoniare che ho visto aziende dal fatturato a 11 zeri commettere lo stesso errore!

Talmente tante sono le aziende che fanno questo errore che finisce un po’per essere una mezza verità! La citata azienda dal fatturato a 11 zeri decise di acquistare un prodotto oggetto di brevetto perché quest’ultimo li avrebbe messi al sicuro da accuse di contraffazione! Trasformando, nei fatti, l’errore in una parziale verità.

Annunciata la riapertura dei bandi di finanziamento Brevetti+, Marchi+ e Design+

BREVETTI

“Brevetti+ ” è l’incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata. Le agevolazioni sono destinati alle imprese, anche appena costituite, con sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013
  • hanno depositato una domanda di brevetto successivamente al 1° gennaio 2013
  • sono in possesso di una opzione d’uso o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013
  • sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso successivamente al 1° gennaio 2012

Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può superare l’80% dei costi ammissibili. Per gli spin-off accademici le agevolazioni possono arrivare al 100% dei costi ammissibili.

Gli incentivi sono concessi nel regime de minimis.

 

 

MARCHI

Il bando prevede contributi alle pmi di tutte le regioni per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali. Il programma prevede due linee di intervento:

Misura A) Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici

Misura B) Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici

L’agevolazione è così strutturata:

  • Misura A : 80% delle spese ammissibili sostenute. Importo massimo dell’agevolazione: € 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso EUIPO. L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di € 20.000 per impresa
  • Misura B: 80% delle spese ammissibili sostenute Importo massimo dell’agevolazione: € 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese; € 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi. 90% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la designazione interessi Usa e/o Cina.

Importo massimo dell’agevolazione:
– € 7.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa o Cina
– € 8.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa e/o Cina e uno o più Paesi
L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di € 20.000 per impresa

 

 

DESIGN

Il Bando DISEGNI+3 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 13 milioni e le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili.

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione).
Sono ammissibili le spese sostenute per:

  • ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
  • realizzazione di prototipi e stampi;
  • consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
  • consulenza legale relativa alla catena produttiva;
  • consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).

La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione).
Sono ammissibili le spese sostenute per:

  • consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  • consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  • consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

Siamo in attesa entro fine novembre della pubblicazione dei bandi che attiveranno ufficialmente i rispettivi strumenti. Le informazioni riportate in questo articolo potrebbero dunque subire modifiche in caso di cambiamenti nella normativa durante l’approvazione dei nuovi bandi.

Brexit e Marchi e Design dell’Unione Europea

Mancano meno di due settimane, e ancora non sappiamo con certezza se il Regno Unito il 31 ottobre uscirà dall’Unione Europea, a seguito dell’esito del referendum tenuto il 23 giugno 2016.

Ci sarà una nuova proroga? Si porterà a compimento la Brexit? Hard Brexit o con accordo?

Quello che è certo, è che nel secondo caso i marchi e i design dell’Unione Europea non saranno più validi nel Regno Unito.

Tuttavia, secondo quanto ci dicono corrispondenti locali, l’ufficio brevetti e marchi britannico (UK IPO) provvederà automaticamente a ‘clonare’ tutti i marchi e i design registrati dell’Unione Europea, creando dei marchi e design validi per il Regno Unito, mantenendo però tutti i dettagli dei marchi originari EUIPO.

Diverso approccio verrà attuato per i marchi e design dell’Unione Europea già depositati ma non ancora registrati (quindi in fase ‘pending’): per questi sarà necessario avviare una procedura di applicazione per convertire la frazione britannica del marchio (o del design) in una applicazione UK, mantenendo anche in questo caso i dati originari.

Inizierà quindi un periodo di transizione della durata di nove mesi, durante i quali raccomandiamo di far seguire la pratica al vostro consulente in proprietà industriale (ad esempio la Lunati & Mazzoni ?, ai nostri clienti invieremo appositi avvisi in caso di Brexit), in modo da controllare il corretto svolgimento della procedura, in particolare per quanto riguarda le domande ‘pending’.

Tali procedure dovrebbero essere adottate anche in caso di ‘Hard Brexit’, vale a dire Brexit senza accordi con l’Unione Europea.

Manteniamo monitorata la situazione e promettiamo aggiornamenti.

Brasile e Malesia nel Marchio Internazionale

Dopo l’ingresso del Canada nel Marchio Internazionale, anche Brasile (dal 2 ottobre 2019) e Malesia (dal 27 Dicembre 2019) sono entrate a far parte del Sistema di Madrid per il marchio Internazionale.

Entrambe la nazioni hanno deciso un tempo limite di 18 mesi per notificare eventuali rifiuti. Il Sistema di Madrid sta quindi colmando anche l’importante lacuna della quasi totale assenza del Sud America.

EPO is becoming stricter and stricter about added subject-matter

Many recent sentences of the EPO broad of appeal (i.e.: T 2242/ 13) show that the European Patent Office is becoming stricter and stricter about added subject-matter (Art. 123(2) EPC). Therefore, it is always more difficult to extract features from the description to add them to the claims during the substantial examination.
For example it is not possible to generalize a concept or a feature which is expressed in an embodiment of the description, even if the generalization is obvious to the skilled man, it is a so called intermediate generalization. It is also not possible to connect features taken from different embodiments of the description.
To avoid objection based on Art. 123(2) EPC we always suggest to:
• always express any specific feature before in a general way, and then specify the preferred embodiment,
• never express two or more future in the same sentence: each feature a separate sentence,
• always try to connect different embodiments each other, specifying that the specific features of a specific embodiment may be used in the other embodiments.

EUIPO removes the requirement of graphic representability of trademarks

The European Union Intellectual Property Office abolished, since October 1, 2017, the requirement of graphic representability of the Trademarks. Before that date, in fact, a trademark, to be valid, had to be graphically representable. This requirement gave several problems to trademarks such as sound trademark, movement trademark, olfactory trademark and others. Famous cases (not all before EUIPO) are the trademark of Metro-Goldwyn- Mayer consisting of a “lion’s roar” (the famous roar at the beginning of the movies) refused because it was not sufficiently described: according to the examiner there where different lion roars and it was not clear which roar was protected. Now thanks to new formats and reproduction options is much easier to obtain protection
for sound marks, three-dimensional and multimedia. Indeed, in addition to jpg files previously supported, it is now possible to use 3D objects formats (OBJ, STL, X3D) video formats (MP4) and audio formats (MP3). The EUIPO provides the table below.

Strengthen cooperation between LM and Chinese patent offices

Lunati & Mazzoni has just strengthen the cooperation with Chinese patent offices.

A close cooperation with Chinese patent offices is now essential if you want to provide a good service for Italian and European Companies.

Che cos’è una FTO (Freedom to Operate)?

Ho appena terminato una cosiddetta Freedom to Operate (FTO)… 1243 pagine condensate in cinque volumi che completano il lavoro.

Come dice il nome stesso, la FTO è un’analisi, spesso corredata da ricerca, che consente di verificare se un dispositivo può essere immesso su specifici mercati o se esistono dei rischi di tutele brevettuali di terzi in corso.

La FTO è ancora poco nota in Italia. Nel nostro paese non è mediamente ancora chiaro, agli imprenditori, che un brevetto non serve a consentirci di realizzare qualcosa ma a vietare a terzi di realizzare o commercializzare qualcosa.

Esistono anche brevetti validi ma dominati, ossia brevetti che descrivono un dispositivo che interferisce con un brevetto preesistente. Immaginiamo, per esempio che l’azienda Beta realizzi un telaio dalle forme innovative realizzato obbligatoriamente in una particolare lega leggera. Supponiamo che la particolare lega leggera sia stata realizzata brevettata pochi anni prima dall’azienda Alfa.

L’azienda Beta avrà un valido brevetto, visto che la forma del telaio è innovativa, ma senza il consenso dell’Azienda Beta.